专利联合开发
(1)联合开发的形式
随着知识的积累和技术的进步,技术越来越多样化,越来越复杂化,难度也越来越高,发展新技术所需要投入的资金也大幅攀升,而在竞争者威胁、产品生命周期缩短、技术变异迅速等严峻的挑战之下,企业在高度竞争的环境和有限资源的限制下,如何利用较少的资源去达成更多的目标,分担越来越高的经营风险,成为企业经营者的重要关注议题。
因此,企业之间借研发合作或技术转移,以分担风险或获取新知,累积技术储备和专利数量,已成为不可阻挡的趋势。通过研发合作来提升专利数量,主要有两种典型的方式:委托开发和合作开发,两者可以统称为联合开发。
根据《专利法》第8 条的规定,两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。
由此可知,企业与他人合作开发时,如果没有约定发明创造的权利归属,则该发明创造所衍生的专利申请权和专利权,将由合作各方共同享有;而在委托开发中,如果没有约定发明创造的权利归属,该发明创造所衍生的专利申请权和专利权将由实际完成的受托人享有,作为委托人的企业尽管支付了不菲的代价,但结果只是享有一定范围的使用权,并不享有研发成果的所有权。
为了避免在联合开发中产生知识产权的权属纠纷,企业最好事先通过合同明确约定知识产权归属,否则可能难以享有或难以完全享有联合开发成果的知识产权,累积专利数量的目标自然也会落空。
如果依合同约定,权利归属于受托人或某一个合作方,则应明确约定委托人或另一个合作方的使用范围、使用方式和使用时间等细节问题,以免将来滋生困扰,分散企业经营。
(2)联合开发的法律风险防范
企业之间借助联合开发,可以形成策略联盟,利用资源互补的优势,结合双方力量研发创新,共同创造优势地位,显然比个别研发单打独斗的方式更具有效益。因此,不同企业共同创新进行联合开发,是不可避免的趋势。
但是,联合开发中的各方当事人,往往会提供自己现有的技术成果,以支持或辅助开发出新的技术成果,以支持或辅助开发出新的技术成果。如果一方当事人所提供的技术成果欠缺正当来源,存在法律瑕疵,则联合开发及其形成的研发成果,有可能面临知识产权侵权行为的指控,甚至遭到禁止使用的判决。
因此,各方当事人在联合开发前,应当履行必要的尽职调查程序,不仅要确认各方提供的技术在商业上的价值,更要确定当事人所提供的技术成果是否合法及有效,避免受到第三人侵权的指控,防止联合开发各方日后因此产生法律争议。
在进行相关的尽职调查程序时,主要应当注意以下事项:
①联合开发当事人对所提供的技术或产品是否拥有所有权或合法授权的权利。
②所提供技术或产品的知识产权是否是有效的。
③第三人是否也拥有该技术的知识产权,第三人的地位、权利范围为何。
④当事人是否与第三人合同约定限制授权该技术给他人。
⑤如果有需要,当事人的知识产权是否有在外国主管机关进行注册登记。
⑥当事人是否定期缴纳权利维持费用,以确保权利的效力。
⑦当事人所提供的技术或产品是否侵害到第三人的知识产权。
⑧当事人所提供的技术或产品是否是曾经发生或现在进行中甚至未来的诉讼标的,诉讼的结果对联合开发各方未来用该技术进行市场营销的影响。
⑨当事人是否曾经或现在滥用知识产权,引发他人的抗辩,造成权利无法执行的风险。
⑩当事人所提供的专利权期限还有多久,避免专利权在合作期间因期限届满而消灭,从而影响各方在商业上的竞争力。
⑪当事人所提供的产品或技术是否在其享有的专利范围内,等等。