如何应对专利侵权诉讼？

作为一个发展中的制造业大国，我国的大量企业尤其是中小企业在生产经营中，对于自身行为是否构成专利侵权缺乏认识，自主知识产权积累不足，遇到被控侵权的警告者诉讼的情形时有发生。以下就专利侵权诉讼发生后的对策进行介绍，企业可结合自身实际情况灵活运用。

（一）总体决策

专利侵权纠纷中的被控侵权方当事人在收到警告函或者法院应诉通知书后，应当泠静、及时应对。总体决策思路如下。

1．决策摸底准备
首先，由专业人士对以下事实进行评估：
◇  被控侵权产品与生成被侵权的专利进行对比分析，评估是否侵权；
◇  涉案专利的有效性；
◇  侵权诉讼胜诉的可能性；
◇  直接诉讼成本，如法律服务费用；
◇  间接诉讼成本，如企业可能进行的诉讼可能损失的订单、市场等。
其次，可以视情况与权利人接触，了解对方的意图、底线。
最后，评估、统计己方的资源，例如能够给对方造成压力的手段（如专利、市场行为）、己方商誉的承受力、能够联合的盟友等。

2．决策考虑因素
专利诉讼决策首要考虑因素不是胜败的几率，而是可能产生的诉讼成本和收益。如果赢得专利诉讼将付出高昂的代价，或者与可能赢得的市场极度不对称，则无论诉讼成败都将是得不偿失的。
若经过评估，当前企业存在特殊情况：如特定时期不能影响重要客户的信心或者企业正在从事其他重要法律活动，必须避免侵权诉讼的发生，则应有理有节地回应权利人，同时展开谈判，尽量在能够承受的成本范围内达成和解。

若经过评估，不侵权抗辩胜诉几率较高，但可能付出较大代价，例如可能因专利侵权风险而损失大量订单和和造成损失，或者引发专利战，或者法律服务成本费用远远高于和解代价，则同样不宜贸然选择进行诉讼，而应积极探寻解决问题的非诉途径。

若经过评估，认为确实极有可能被认定为专利侵权，且涉案专利权相对稳定，则一般情况下应立即停止侵权行为，撤出相关市场。但是，如果由此造成的损失极大甚至对企业的生存造成实质影响，则被控侵权企业一方面应当做好尽可能充分的应诉准备，另一方面以最大努力及诚意促进和谈，争取代价最低的的和解条件的达成。

（二）应诉对策

1．回复警告函
涉嫌侵权人收到警告函后，应当及时进行评估，根据评估结果采取不同应对措施。
如果侵权成立，则应积极与对方谈判，了解对方意图，力争达冷和解，避免损失的扩大。其间可视情况通过专利无效程序、公司收购、反诉或者针对性地提出其他诉讼，或与其他企业战略联合采取行政、商业、司法、市场等手段给对方施加各种压力，迫使对方停止威胁。

如果侵权不成立，则应当及时做好应诉准备，收集相应证据，同时向对方回函阐述己方认为不侵权的观点，尽量避免诉讼的发生。需要注意的是，回函阐述观点时不应将具体的抗辩理由、关键证据全盘托出，以防导致日后在可能发生的诉讼中处于被动。

2．收集证据
在侵权纠纷中，收集证据对涉嫌侵权人同样重要。涉嫌侵权人应当积极收集能够证明自己不侵权或者免除侵权赔偿责任的证据。例如，使涉案专利丧失新颖性、创造性的证据；享有先用权的证据；实施的技术属于公知技术的证据。

3．调查涉案专利的法律状态
涉嫌侵权人在接到专利权人或者利害关系人的警告函或者起诉状副本后，应当迅速查明该涉案专利的法律状态。一般来说，要查明该专利是否是中国专利，该专利的申请或优先权日、公开日、终止日，并查明专利年费是否一直缴纳等。然后，根据获得的这些基本信息，采取相应的对策。例如，根据该专利的申请日，判断自己是否享有先用权，如果享有先用权，可以以此进行不侵权抗辩。

显示专利法律状态的是专利证书和专利登记簿。专利证书作为专利的凭证，记载发明创造的名称、发明人、专利权号，专利权人等信息。但专利证书一经颁布，无论，以后上述信息发生何种变化，专利证书上都不会重新改动和记载。因此，仅仅依靠专利证书来确定涉案专利的法律状态是不够的。专利证书的上述限制可以由专利登记簿得到弥补。专利登记薄包括以下事项：专利权的授予；专利权的转让和继承；专利权的撤销和无效宣告；专利权的终止和恢复；专利实施的强制许可；专利权人的姓名、国籍等。在专利权授予后，如果发生专利权的变化，会随时在专利登记簿上记载。

4．判断是否属于不视为侵权行为
不视为侵权的行为包括专利权用尽、先用权、临时过境和科学研究与实验性使用四种。涉嫌侵权人应当审查自己的行为是否属于这四种例外情形之一。如果自己的行为确实属于上述情形，就可以不必再对复杂的技术和法律问题进行研究，而是直接提出自己的行为属于专利法明文规定的不视为侵权行为，不应承担侵权责任。

5．判断涉案专利是否有效
首先，涉案侵权人应当对现有技术进行全面的检索和调查，寻找该专利缺乏新颖性和创造性的证据。同时，分析涉案专利中是否存在其他可能导致专利无效的缺陷。如果找到这样的证据或缺陷，被控侵权人可以向专利复审委员会请求宣告该专利无效。专利检索的范围，包括世界主要国家的专利文献、有关技术领域的专业期刊等。检索工作的专业性较强，最好由专门的专利检索人员进行。对现有技术的调查，主要调查同类产品的说明书、广告、目录等，以确定专利申请日前是否有同类产品在市场销售，以及该专利技术是否已经通过某种方式公开了。

其次，涉嫌侵权人应当审查涉案专利的专利文件，包括该专利的授权文本和该专利在申请阶段、复审阶段、无效阶段的各种专利文件。在专利申请案卷中，通常有审查意见通知书、意见陈述书等原始文件，通过这些文件可以了解原专利申请在审批过程中的修改和变动情况。例如，被控侵权人在查阅专利申请卷宗的过程中，发现专利申请人对申请文件的修改超出了原说明书和权利要求记载的范围的，被控侵权人就可以以《专利法》及其实施细则为依据，向专利复审委员会请求宣告该专利权无效。同时，可以借助审查历史中专利权人的意见陈述和修改限制其对保护范围的不当扩大。

6．判断审查实施的技术是否落入涉案专利的保护范围
涉嫌侵权人在判断涉案专利是否有效的同时，还应当确定该专利权的保护范围，并根据全面覆盖原则、等同替代原则、禁止反悔规则等专利侵权判定规则，分析自己实施的技术是否落入该专利权的保护范围。运用专利侵权判定规则进行判定后，如果认为并没有落入该专利保护范围的，涉嫌侵权人可以提出自己行为不构成侵权的抗辩。

即使涉嫌侵权人通过分析，判定自己实施的技术落人涉案专利的保护范围，但涉嫌权人有证据证明自己实施的技术属于公知技术的，仍可以提出公知技术抗辩。
此外，如果涉嫌侵权人是专利产品的使用者或销售者的，而涉嫌侵权人不知道该产品属于侵权产品，并能举例证明该产品具有合法来源的，可以提出自己只承担停止侵权的责任而免除赔偿损失的责任。

7．及时与专利权人协商和谈判
被控侵权人收到专利权人的警告函后，一方面要积极收集证据，全面研究分析相关的技术问题；另一方面还要及时与专利权人协商和谈判，争取较低的损害赔偿数额，或者以自己认为有利的其他方式解决纠纷，例如取得专利权人的实施许可或交叉许可等。需要指出的是，涉嫌侵权人在与专利权人进行协商和谈判之前，所做的收集证据和全面研究分析相关技术问题的工作，对于在协商和谈判中争取主动权具有重要意义。例如，涉嫌侵权人通过技术分析，认为涉案专利有可能被宣告无效的，就可以此作为谈判的筹码，从而获得对自己有利的谈判结果。

8．充分利用程序权利积极应诉
专利权人就侵权纠纷向人民法院起诉的，涉嫌侵权人应当积极应诉，并对相关法律问题进行分析。例如，原告是否合格、起诉是否在诉讼时效内、受理案件的法院是否有管辖权等，从而可以提出诉讼主体资格抗辩、诉讼时效抗辩或者管辖权异议。其次，被告可以在答辩期内向专利复审委员会提出无效宣告请求，并通过在答辩状中对技术问题的详细分析，说服法官裁定中止诉讼。诉讼程序的延缓或中止，通常可以给被告更为充裕的应对准备时间，在对诉讼没有准备或案情复杂工作量大的情况下，这一点尤为重要。

总之，专利侵权纠纷融合了复杂的技术问题和法律问题。无论专利权人还是涉嫌侵人，都需要大量的取证、调查和研究分析工作，并结合一定的谈判技巧和诉讼技巧，才能更好地维护自己的合法权益。

（三）专利侵权抗辩

在专利侵权诉讼中，专利权人及其利害关系人对被控侵权人的侵权指控不一定成立。在很多情况下，被指控的侵权行为并不能认定构成侵权。被控侵权人可以针对侵权指控从多个方面进行抗辩，从而得以免除或减轻侵权责任。被控侵权人可以援引的抗辩事由一般包括：专利权无效抗辩、公知技术抗辩、诉讼时效抗辩等。

1．专利权无效抗辩
专利侵权诉讼中，被告最为常用的抗辩理由之一是专利权无效。一项专利的授权仅意味着专利局实质审查部门认为其符合授权条件，但如果该专利遭到无效质疑，专利复审委员会将会根据无效请求的内容对其有效性重新进行审理，以确定专利权是否应被维持（部分）有效。

例如，在审查一项发明专利申请是否具备创造性的时候，如果审查员对足以否定申请创造性的时候，如果审查员对足以否定申请创造性的文献出现漏检，而被告查询到该文献并据此提出无效宣告请求，专利将被宣告无效。另外，按照我国专利法的规定，对实用新型和外观设计并不进行实质审查，而只进行形式上的审查，其有效性是待定的。在专利侵权诉讼中，只要能证明原告的专利权无效，就不用承担专利侵权的法律责任。

在运用专利侵权抗辩时，可按照以下几点操作： 
首先，确认提起侵权诉讼方使用的专利是哪一项专利，查询该专利权的法律状态，比如在被控实施侵权行为之时该专利是否仍然有效。其次，明确对方所依据的权利要求是哪一项或哪几项，以这些权利要求的无效作为无效宣告请求的最低目标，最好是争取专利权的全部无效。再次，委托专业人员对专利文件以及审查过程进行取证和分析，向专利复审委员会提出无效宣告请求。此外，在提出无效宣告请求的同时，可以依法申请中止相关侵权诉讼。
若专利权被生效的行政决定或司法判决宣告无效，则视为权利自始不存在，权利人主张侵权救济的权利依据丧失，从而侵权之争将不复存在。

2.主张未落入保护范围
在专利侵权诉讼中，被告经常主张其所实施的技术并未落入原告专利权的保护范围，即被告的行为不构构成侵权。这一抗辩理由是否成立，需由人民法院审理确定。主要理由包括：被控侵权物没有使用与原告专利必要技术特征相同的特征，或者是被控侵权物没有使用与原告专利必要技术特征等同的特征。严格地这，种主张是一种否认而不是抗辩。

3．诉讼时效抗辩
为了督促权利人积极行使权利，维护社会关系稳定，法律规定了诉讼时效制度。根据专利法的规定，侵犯专利权的诉讼时效为两年，自专利权人或利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算；如果是连续性的侵权行为，则从侵权行为结束之日起算。其中，“得知”指权利人发现侵权行为的确切事实，包括侵权行为人和侵权行为，两者缺一不可，否则权利人将无法提出侵权诉讼。

例如，专利权人发现某企业未经许可正在生产专利产品。“应当得知”是指按照案件的具体情况，权利人作为一般人应当知道侵权行为存在。应当知道是人民法院处理案件时的推定，要以一定事实为基础。依据该事实，如果一般人都能够知道，则可以推定权利人也应该知道。例如，侵权产品已经在市场上大规模地销售，或者侵权人利用媒体为侵权产品做了广泛宣传，都可以认定权利人应当得知侵权行为发生。如果自侵权人实施侵权行为终了之日起超过两年，专利权人将失去胜诉权。

需要指出的是，专利权与传统民法上的物权一样，是绝对权。对于停止侵权行为这种具有“物上请求权”性质的请求，不受诉讼时效的限制。而损害赔偿请求这种具有债权性质的请求，则要受诉讼时效的限制。因此，被告基于连续并正在实施的专利侵权行为已超过诉讼时效进行抗辩的，人民法院可以根据原告的请求判令被控侵权人停止侵权。

实践中，知道或者应当知道的确定，关系到诉讼时效的起算，常常成为当事人争议的焦点问题。司法实践中，对于当事人“知道”或“应当知道”的判断主要依赖于证据体现的案件事实具体分析。与“得知”这一标准相比，“应当知道”的确定在一定情况．体现了法官的内心确认和自由裁量权。“应当知道”其实是一种法律上的推定，不论权利人实际是否知道自己的权利受到损害，只要客观上存在使其知道的条件和可能，因权利人主观上的过错、本应知道而没有知道的，也视为“应当知道”。

[案例1]
在富准精密工业（深圳）有限公司与东莞市龙基实业有限公司等侵犯实用型专利权纠纷案中，2007年3月8日，公证员和富准精密工业（深圳）有限公司（原告）人员到深圳市华强北路赛格广场购买被控产品散热器。该散热器的合格证记载的产品生产日期为2007年1月1 0日。一审法院认定，起始时间应当从原告购买被控产品的时间计算，即2007年3月8日，而不应当以被控产品的生产时间计算，即2007年1月10日。因此，原告于2009年3月4日向人民法院提起诉讼，未超过法律规定的诉讼时效。在此案的上诉审理中，二审法院支持了一审法院关于诉讼时效的认定。

4．非故意行为抗辩（合法来源抗辩）
根据专利法规定，为生产经营目的，使用或销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品，或者依照专利方法直接获得的产品的行为，属于侵犯专利权的行为。但是，使用者和销售者能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，但应当承担停止侵权行为的法律责任。在运用此抗辩理由时，应注意以下几点：
(1)非故意行为抗辩成立的前提条件是侵权行为确实成立。
(2)应证明相关产品的合法来源，一般需要证明相关产品是在公开市场上合法取得且价格合理，相应证据包括涉及相关产品的购销合同、发票、提货单、送货单等。
(3)要说明主观上“不知道”是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品。实践中，“不知道是侵权产品”作为消极事实难以证明；一般由原告举证证明“知道是侵权产品”，例如原告曾经向被告发出过警告函。

5．不视为侵权抗辩
为了防止专利权的行使妨碍正常的生产、生活秩序，平衡专利权人与社会公众的利益，《专利法》第69条规定了四种不视为侵犯专利权的例外行为，作为对专利权行使的限制。在这四种情形下，行为人未经专利权人许可而实施其专利的行为，由于法律的特别规定而不具有违法性。这四种例外情形是：专利权用尽、先用权、临时过境、科学研究与实验性使用。

(1)专利权用尽。
根据专利法规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的行为，不视为侵犯专利权。这样规定的原因在于，专利权人在经自己同意合法投入市场的专利产品售出后，其专利权已经实现，权利人不应再就同一产品重复获利。同时，这也有利于专利产品的流通和利用。
被控侵权人在主张专利权用尽时需要注意以下两点：一是相关产品投入市场是经权利人同意的合法行为，未经权利人同意的无权处分行为导致的相关产品进入市场不产生专利权用尽的后果。被控侵权人在主张专利权用尽时，必须证明相关产品的合法来源。二是在后行为人的行为仅限于使用、许诺销售、销售、进口相关产品，不包括生产、制造。

[案例2]
济源市王屋山黑加仑饮料有限公司以下称（“黑加仑公司”）与河南维雪啤酒集团有限公司（以下称“维雪啤酒”）侵犯外观设计专利权纠纷上诉案中，维雪啤酒享有ZL2005300082766号“啤酒瓶”的外观设计专利。黑加仑公司自2007年以来以从市场上回收的维雪啤酒专用瓶空瓶灌装、销售王屋山牌饮料。维雪啤酒针对黑加仑公司提起侵权诉讼，黑加仑公司则以“专利权用尽”抗辨。

判决指出，维雪集团享有“啤酒瓶”的外观设计专利权，其将啤酒瓶灌装啤酒后，啤酒瓶与啤酒作为一个整体出售，啤酒瓶的功能在于作为啤酒的包裝物，消费者饮用啤酒之后，啤酒瓶在流通领域的任务已经完成。黑加仑公司回收啤酒瓶，并灌装其生产的黑加仑饮料作为其产品出售，啤酒瓶与其生产的饮料作为一个整体又成为新的产品，黑加仑公司行为的实质是通过对啤酒瓶的回收利用产生新的产品，因此是一种变相的生产制造外观设计专利产品的行为。“专利权用尽”是指专利产品首次合法投放市场后，任何人进行再销售或者使用，无需再经过专利权人同意，且不视为侵犯专利权的行为。因此专利权用尽原则的适用仅限于专利产品流通领域，适用对象限于合法投放市场的专利产品。本案中，啤酒瓶与啤酒作为一个整体进行出售，啤酒被消费后，黑加仑公司回收利用啤酒瓶的行为实质是一种变相的生产制造行为，因此不适用专利权用尽原则，其行为侵犯了维雪啤酒的外观设计专利权，应承担停止侵权并赔偿损失的责任。

(2)先用权。
根据专利法的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且在原有范围内继续制造使用的行为，不视为侵犯专利权，、这样规定的原因在于，我国专利制度采取“先申请原则”而不是“先发明原则”或“先使用原则”，，因此，在专利权人提出专利申请之前，可能有人已经研究开发出同样的发明创造，并且已经开始实施或准备实施，这样的人被称为“先用者”。在这种情况下，如果在专利权授予后禁止先用着继续实施发明创造，显然有失公平。因此，专利法规定上述在先使用行为产生先用权，可以对抗专利权。

关于先用权，还需要注意：先用权必须限于原有的范围之内，超出这一范围的制造、使用行为，构成侵犯专利权。所谓“原有的范围”，一般是指专利申请日前所准备的专用生产设备的生产能力的范围。先用权的转移是受限制的，它只能随同原企业或实施该专利的原企业的一部分一起转移，而不能单独转移。
在行使先用权抗辩时，需要注意以下几点：
◇  时间条件：必须证明申请人提出专利申请以前，被控侵权人已经制造相同的产品、使用相同的方法或者已经做好制造、使用的必要准备；
◇  独立性：制造或者使用的技术是先用权人自己独立完成的，而不是抄袭、窃取专利权人的；
◇  实施限度：先用权的制造或使用行为，只限于原有的范围和规模之内，即制造目的、使用范围、产品数量都不杯得超出原有的范围；
◇  如果在先的制造、使用已构成专利法意义上的公开，则优选宣告专利权无效而不是主张先用权抗辩。

(3)临时过境。
根据专利法的规定，临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际公约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。这一例外规定的原因是为了保证国际交通运输的自由和畅通。

(4)科学研究与实验性使用。
根据专利法的规定，以研究、验证、改进专利为目的，在专门针对专利本身进行的科学研究与实验中，制造、使用专利产品或者使用专利方法，以及使用依照专利方法直接获得的产品的，不视为侵犯专利权。这一例外的原因，是为鼓励科学研究与实验，促进科技进步。

6．诉讼主体资格抗辩
在专利诉讼中，被告方应注意原告的诉讼资格，在特定情况下可以原告不具诉讼主体资格为由提出抗辩。一般来说，以下几种情况，原係告不具有诉讼主体资格：
(1)在普通实施许可合同中，被许可人不能单独就侵犯专利权的行为提起诉讼。
(2)在由单位享有专利权仅的职务发明．发明人仅有署名权和获秩得物质报酬权。如果侵权纠纷针对的是署名权以外的权利，则发明人无权就此提起诉讼。
(3)在专利权发生转让的情形中，原专利权人无权就转让后的专利纠纷提起诉讼。
(4)在合作或委托完成的发明创造中，若专利权属于某一方，则另一方无权就侵犯专利权的行为提起诉讼，即使其是该发明创造的实际发明人。

7．现有技术抗辩
现有技术抗辩又称公知技术抗辩，如被控侵权技术属于涉案专利权申请日之前的现技术，则不构成侵犯专利权。《专利法》第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”公知技术抗辩是一种法定的抗辩权，现有的规定较为原则，争议颇多，以下仅就司法实践中的较统一作法进行介绍，不作理论探讨。

现有技术辩中，涉及原告专利、被控技术和引证技术（现有技术）三个对象。被告可以直接将被控技术与现有技术进行对比，如果属于现有技术，则抗辩成功。当然，被告也可以先被控技术与原告专利进行对比，主张未落人保护范围，再进行现有技术抗辩。切忌直接将原告专利与现有技术进行对比以主张原告专利属于现有技术。

关于抗辩成立的标准，也就是在什么情况下被控技术“属于”现有技术，最高人民法院作出了相应的解释：被诉落人专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于《专利法》第62条规定的现有技术。实践中，一般仅能将一份引证技术与被控技术进行对比，不能用多份引证技术组合与被控技术进行对比。