被控专利侵权查新：查找现有技术
如判断被控侵权产品落入侵权专利的权利要求范围，则考虑查找现有技术，尝试通过分析现有技术排除侵权风险。除少数国家的专利法采用“先发明制”以外，包含我国在内的绝大多数国家的专利法均采用“先申请制”。“先申请制”专利法中的现有技术一般是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。查新员查找现有技术的目标是尽最大可能地发现那些导致侵权专利技术方案公开的出版物，从而为后续开展现有技术抗辩、专利无效抗辩提供证据支持。它是决定被控专利侵权查新质量的关键，其过程包括确定范围、执行检索、检索终止、分析判定这四个阶段。
1 确定检索范围
检索对象为公开出版物，无地域限制。出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是以其他形式存在的资料，例如存在于互联网或其他在线数据库中的资料等。出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。
查新员检索出版物的时间界限一般是公开日在该侵权专利的申请日（有优先权的指优先权日，下同）以前（排除申请日当天）。
2 选择检索工具
被控专利侵权查新能否提供关键性理由和证据，将对专利侵权诉讼案件的结果产生直接影响。鉴于诉讼双方强大的博弈对抗性，使得“撒下天罗地网”寻找密切相关文献成为被控专利侵权查新的应有之意。体现在检索工具的选择上，应使所覆盖的文献范围突破“PCT最低文献量”和审查员检索范围。尤其对于侵权专利为发明专利的情形，由于在授权之前已经历过实质性审查，因此查新员须格外重视可能被专利审查员忽视的文献，如教科书、技术手册、标准、产品样本等。
选择被控专利侵权查新的检索工具时应遵循这些原则：
①专利和非专利数据库具有同等重要性，原因是现有技术对公开文献的类型没有限制；
②兼顾通用类和专业类检索资源，以便尽最大可能地覆盖相关技术领域的全部文献；
③功能完善，包括是否支持全文检索，是否提供独特的专业检索功能（如检索复杂结构化合物时可使用美国化学文摘数据库提供的化学物质登记号CAS No.检索功能），原因是侵权专利的技术方案有可能在全文中出现；
④方便易用，选用一些综合性数据库平台如Espacenet、Web of Science 等，既提高检索效率也有助于克服语言障碍。
3 制定策略并执行检索
首先，查新员应仔细阅读侵权专利的说明书，正确理解发明的主题和需要检索对比的权利要求，还应找出并阅读这些文件：①各种对比文献，包括发明人在说明书中引用的参考文献、审查员引用的审查对比文献、检索报告中的印证文件（尤其是其中对申请的新颖性、创造性有影响的文件）；②专利授权或无效程序（这里主要是部分无效程序）中的过程文件，包括由审查员作出的审查意见通知书、检索报告，以及由专利权人作出的意见陈述书、补正书、修改文件等。查新员根据对侵权专利发明主题的理解，同时参考上述对比文献和过程文件，从而确定检索的技术领域，找准对应的专利分类号。
其次，在上述基础上，查新员应进一步分析侵权专利的技术要点，分析和分解权利要求技术方案的技术特征组合（A＋B＋C＋…），同时确定技术问题、技术手段和技术效果等基本检索要素，并将各个技术特征和检索要素转换成相应的检索词。每个技术特征或检索要素应当尽可能地从多个角度进行表达，如用关键词（包括相同概念、上位概念、下位概念）、分类号、化学结构式等，将每种角度表达的检索结果通过逻辑或的关系合并后，作为针对该技术特征或检索要素的检索结果。在必要时还应当考虑技术方案中某些技术特征的等同特征。
再次，查新员可对上述技术特征和检索要素进行逻辑组合检索。检索时，出于检索效率优先的考虑，可先将各项技术特征和检索要素进行“逻辑和”组合运算(A and B and C and…)，该组合结果由于包含的相同技术特征点最多，因而很可能从中发现最接近侵权专利技术方案的文献并予优先考虑。如未发现破坏新颖性的文献或者检出文献不理想，可尝试减少进行“逻辑和”运算的技术特征和检索要素的数量，这样可使检索范围变宽且检出文献数量增加。
就数据库检索的字段而言，在著录项目和文摘中检索会使结果较为准确。但将多个技术特征“逻辑和”组合置于上述字段检索时比较容易漏检，此时宜将该技术特征“逻辑和”组合后置于全文中检索。各种对比文献（包括发明人在说明书中引用的参考文献、审查员引用的审查对比文献、检索报告中的印证文件）在检索结果中出现与否，可作为检验检索词是否准确、检索式是否合理的手段。
在检索过程中，查新员可随时根据相关文献进行针对引用文献、被引用文献、作者、机构、专利发明人、专利申请人等的跟踪检索，以便找到进一步相关的文献。
最后，查新员还应手工查阅相应的专业文献、教科书、技术手册，以便完整地了解相关技术的发展脉络和最新动态，避免因单纯技术特征检索“只见树木不见森林”而遗漏重要线索。
4 检索终止
查新员可根据已经检索出的文献的数量和质量决定是否应当终止检索。检索过程中出现下列情况之一时，查新员可与委托方沟通告知检索结果，在委托方知情同意的前提下终止检索：
·查新员发现侵权专利已经终止或者失效；
·查新员发现被控侵权（或者拟实施的）技术方案未落入权利要求范围，不构成侵犯专利权；
·查新员已经找到一份与侵权专利主题密切相关的对比文献，并且认为它清楚地公开了侵权专利主题的全部技术特征，或者由它所公开的内容使所属技术领域的技术人员能够得出权利要求书中的技术方案，即该对比文献单独影响侵权专利的主题的新颖性或创造性，构成查新报告中的X类文件或E类文件；
·查新员已经找到两份或者多份与侵权专利的主题密切相关的对比文献，并且认为，侵权专利所属技术领域的技术人员能够容易地把它们结合起来，得出权利要求书中的技术方案，即这些对比文献结合起来影响侵权专利主题的创造性，构成检索报告中的Y类文件；
·查新员已经发现一份或多份现有技术文献，使得被控侵权（或者拟实施的）技术方案属于现有技术；
·查新员根据其知识和工作经验，经过大量的合理检索以后，认为不可能找到密切相关的对比文件，且委托方也无法提供进一步检索的线索与方向。
