应对专利侵权风险所采取的专利挖掘是一种以攻为防的措施,其主要是针对拥有风险专利或风险专利群的专利权人,挖掘出能够限制其市场自由度的专利技术并申请,从而限制和影响其风险专利权利的自由行使。通过这种专利挖掘,在与对方未来可能发生的专利诉讼中,企业将具备与其对抗的专利筹码。当企业所拥有的这种专利筹码不断增加时,对方考虑到对其自身市场的影响,提起专利侵权诉讼的意愿可能会降低;即便专利侵权诉讼发生后,也增加了企业与对方和解或专利交叉许可的可能性,企业的损失将大幅降低。
当然,所挖掘出的专利也可为企业带来附加收益,例如成为企业向其他人行使专利权,以获取专利收益、巩固和加强市场地位的武器。
(1)以攻为防的专利挖掘适用条件和特点
这种措施目标实现的必要条件,就是企业自身挖掘出来的专利能够对风险专利的专利权人的市场自由度产生限制,即以企业可能的专利权行使来限制对方的专利权行使。基于上述条件,这种措施在适用条件上有如下两点限制。
①风险专利的专利权人具有产品的生产、销售等市场行为
如果该专利权人不具有这些市场行为,企业的专利权将缺乏行使的对象,无法达成应对目标。如果专利权人自身不具有市场行为,但其将专利许可给某些公司,用于这些公司的产品或产品制造,企业也可以通过向这些公司的产品行使专利权来迫使专利权人在专利诉讼上作出让步或者达成和解。
在这种情况下,行使专利权时还需要花费大量精力进行许可范围、许可对象及其产品进行调查,其中有些信息难以进行完整、准确地收集,而且即使能够有效地行使自身的专利权,也未必会对专利权人带来较大的威胁和损害。因此,当专利权人自身不具有市场行为时,这种应对措施可能难以达到预期的效果。
②专利挖掘限制的是对方未来的市场自由度
由于专利挖掘行为是建立在对专利权人未来可能的产品、市场的合理预测上作出的,实质上其限制的是对方未来的市场自由度。一般而言,专利申请相对于产品的推出或者改进具有超前性,而专利授权则往往具有滞后性。因此,这种措施目标的实现,依赖于企业所挖掘申请的专利是否能够覆盖对方未来可能推出的产品或者可能的产品改进,以及专利授权后这种专利对于对方的市场是否依然具有威胁性(尤其在电子信息产品领域,技术发展、产品更新、市场变化都较快,这点是需要考虑到的)。为此,企业需要通过各种渠道和信息了解和分析对方的技术、产品和市场发展规划,基于企业自身对技术、市场发展趋势的认识和判断,需明确专利挖掘的方向和重点。
基于以上的这些限制,这种措施具有如下的特点:
◇ 适于长期预防,并不适于紧急应对;
◇ 要求企业对于专利、技术、市场信息具有一定的分析、判断和预测能力;
◇ 实施效果具有一定的不确定性。
(2)专利挖掘方法和要点
这种专利挖掘,其针对性和目标性非常明确,在实际操作时可遵照明确对象、确定挖掘点、确定挖掘策略的顺序进行。此外,企业还需要注意挖掘的对象、重点和策略的确定都需要结合技术、市场角度进行考虑,保证企业专利挖掘的有限投入用在“刀刃”上;挖掘所产出的专利或专利组合需要经过精心设计,确保对方难以规避,如此才能真正起到威胁对方市场自由度的作用。
①明确对象。
在实施专利挖掘前,企业一般需要通过对不同专利权入所拥有的风险专利数量、威胁程度、专利组合状况以及对方与自身的竞争或未来可能的竞争情况,确定挖掘措施所针对的重点专利权人。其中,代表未来技术趋势或产品方向的关键技术点上拥有风险专利的专利权人,或是比较注重专利组合和布局的专利权人,并且与企业的产品和市场重合度较大的竞争对手,可能是企业特别需要注意采取这种措施进行应对的。
当然,一旦企业确定专利挖掘的重点关注对象后,需要持续关注对方专利组合状况,及时根据对方的专利组合的变化,并结合其他渠道信息判断其技术和市场规划方向,以此对自身的专利挖掘方向和重点作出调整。
②确定挖掘重点。
在确定挖掘的对象后,企业进一步需要明确在哪些技术点上实施专利挖掘。一般而言,这可以通过分析对方的专利分布状况、比照企业自身的技术特长和市场规划选择、结合技术和市场预测进一步筛选三个步骤来完成。
a)分析对方的专利分布状况
该步骤主要是对其所拥有的专利所属的技术点和申请地区进行分析。对其专利所属的技术点的分析,主要是确定风险专利权人在哪些技术点上已经进行专利布局,哪些技术点还未来得及进行专利布局,这些技术点中哪些属于对于产品功能和性能的实现而言是起关键支撑作用的关键技术点,已经布局的专利的撰写质量,以及在各个技术点上专利组合的完善程度,从而找到对方在技术布局上的空白和薄弱点。
例如,如果对方某一关键技术点上已经进行专利布局,首先,企业需要分析其专利的撰写和其专利组合是否对该其技术实现最大限度的保护,是否存在保护的盲点;其次,需要进一步分析,这些专利在产品的实际应用中存在哪些可能地优化和改进方向,这些优化和改进方案是否尚未被为对方进行有意识地保护或公开;再者,可以进一步分析,对方布局的专利的有效实施还需要哪些技术进行配套和支撑,这些技术是否尚未被对方进行有意识地保护或公开。
对其专利的申请地区的分析,主要是确定风险专利权人将专利布局的重点放在哪些地区,哪些地区其已经开始关注。其专利布局的重点区域,一般而言也是市场行为发生的主要区域,企业要想达到限制对方市场自由的目的,这些区域自然是企业需要考虑的。已经开始关注的地区,往往可能是对方即将或已经考虑重点开拓的市场,但由于专利布局尚不完善,尚未对其产品形成完善的保护。企业在这些区域的专利挖掘的空间较大,及早开展专利挖掘也会将来给对方带来较大的威胁。
通过以上分析,可以找到企业可能威胁对方市场自由度的专利挖掘点、挖掘方向和可能需要进行专利布局的区域。
B)比照企业自身的技术特长和市场规划选择
在找到对方专专利布局在技术上和区域上的薄弱点或空白点后,考虑到挖掘的成本的投入和预期效果及收益,并非所有这些薄弱点或空白点都需要进行专利挖掘,或者至少应该在挖掘的投入程度有所区别和侧重。企业需要进一步结合自身的技术特征和市场规划选择,有所为而有所不为,确定企业具有挖掘实力、预期能够取得威胁效果并有益于自身市场规划和市场行为的挖掘点。实际上,企业只要在某些技术点、某些区域上通过专利挖掘,进行有威胁的专利布局,就能达成其预期目的,而不必面面俱到。
而在某一挖掘点或挖掘方向上是否能够有效地挖掘出威胁对方的专利或专利组合,企业的技术判断和研发能力直接相关。
即使企业认识到对方专利布局的某个薄弱或空白技术点,而企业在该技术点上并没有技术积累、缺乏相应的研发人员,一般而言很难挖掘出真正具备威胁价值的专利。同时,在构建专利组合时,也很容易发生疏漏,而给对方留下规避的空间,使得挖掘的效果大打折扣甚至前功尽弃。
相反,在企业具有研发和技术优势的技术点上,一方面,企业很可能从已有的研发过程积累的成果或技术构思中就能够筛选出,或稍加改进即能够得到具备威胁对方效果的可专利的技术方案;另一方面,即使要投入适当研发大力量进行这种挖掘,对于企业而言也较为容易,并且这种挖掘过程对于进一步增强企业在该技术点上的技术储备或技术优势也非常有益。此外,由于企业拥有一批熟悉该技术领域的技术人员、市场人员和专利人员,其对该技术的改进、发展和市场应用能够作出较符合实际趋势的预判,产生较高质量的专利撰写和专利组合,从而也能切实保证挖掘的专利能够发挥其威胁性。
为了对企业的市场行为起到有效的保护效果,挖掘重点的选择还需要考虑其市场规划相结合。例如,对于某些技术点,企业可能会规划围绕其开发一系列衍生产品,那么,在这些技术点上,可能就需要投入较大的专利挖掘力度来应对风险。又如,在企业现有的市场重点以及未来可能重点开拓的市场区域,为了尽可能减少风险发生的可能性、减轻风险损失,企业可以投入较多的专利挖掘力度,尤其是被对方和企业同样视为未来重点市场且对方专利布局量尚少的区域。
总体上,对方的薄弱或空白点与企业自身的技术特长点和市场关注点存在交叉和重合的地方,即是企业可以重点考虑的挖掘点和挖掘方向。
c)结合技术和市场预测进一步筛选
不同技术点进一步的改进空间不同,不同技术点对于产品性能的提升和功能的完善的贡献程度也不同,而各种提升和完善的需求迫切度或者其对用户吸引力大小,又离不开对市场需求的调查和预期。在某个技术点上存在多个可替代的并行方案时,这些方案的技术成熟度、产品化周期、优缺点以及市场对各种方案的可能接受度也会有所不同。这些因素都会影响对方的市场行为,也会对企业的专利挖掘投人的附加收益产生影响。因此,在进一步优化挖掘点的选择时,企业需要结合技术和市场的预测进一步筛选,投入有所侧重。
d)确定挖掘策略
在确定挖掘的重点后,企业可以结合自身和对方的技术、市场情况,并考虑各个技术点的特点,选择可适宜、可行的挖掘策略。
“直面应对型”:即在竞争对手对企业威胁程度较大的技术点上进行专利挖掘,以期在这些技术点上和对方形成抗衡,削弱其威胁度,保护企业的市场自由度。
这些技术点往往是一些对于产品的主要性能或功能实现较为关键的技术点,并且竞争对手在这些技术点上已然具备一定的先发优势,完成了一些重要专利的布局,企业往往难以完全规避这些专利。对于这些技术点上的风险专利,企业一方面可从其专利撰写和专利组合上寻找对方疏忽之处;另一方面,结合对技术发展和市场需求的判断,围绕风险专利挖掘最有可能的各种优化、改进方案以及各类和其他技术结合形成的完善产品功能的组合专利,使得对手依据现有专利实施产品生产时,对其产品的任何性能优化、改进或者功能完善,都有可能落人企业的专利保护范围,并且难以规避\或者即使规避也需要付出较大的研发投入、承担较大的市场接受风险。
“围魏救赵型”:即避开对方的强项,充分发挥企业的长处,主攻对方的弱项,从而达到使其强项不能独强的目标。这种策略可以有技术点、产品、和市场区域三个角度。
在技术点角度上,—一个产品方案的完整实施和实现,除了依赖于某些关键点上的技术支撑外,也需要一些看起来较为“次要”技术的辅助和配合。而对方恰恰可能“次要”点上存在薄弱或空白之处,企业可以考虑选择一些“次要”技术点,结合企业的技术优势,集中力量进行重点挖掘。
需要注意的是,企业所选择的挖掘点技术构成上虽然“次要”,但也应该是产品方案的完整实施所必不可少的,即这些点在技术构成同时也需要是“必要”的。另外,和“直面应对型”策略相同的是,在这些点上挖掘形成的组合同样达到让对方难以规避的效果。
当然,由于对方本身在这些点上的薄弱或空白,要实现这种目标可能相对较为容易。这样,即使企业不能在关键技术点上给对方的产品造成威胁,但由于在这些“次要”而“必要”的技术点上拥有专利优势,同样可以达到威胁对方市场的目标。值得注意的是,这些“次要”点的“必要”性可能会随着技术和市场的发展而失去,企业在选择时要结合技术和市场的预期,选择在较长的时期内具有“必要”性的技术点,并根据技术和市场发展的变化,及时调整其挖掘点的选择。
在产品角度上,对于存在多元化产品的竞争对手而言,其可能在某类产品上拥有着技术、专利和市场优势,但同时对另一类产品保持着极大的兴趣和关注,而这类产品很有可能成为其未来的主要利润贡献点。虽然在面临着对方在前一类优势产品上的专利威胁,但企业如果在后一类产品上自身具有技术和研发优势,则可以通过在这些产品上积极进行专利挖掘、获取高质量的专利组合来狙击对方的新产品规划,迫使对方和企业在前一类产品的专利上达成和解,从而为企业的该产品赢得市场空间。
在市场地域角度上,如果企业能够在其专利布局较为薄弱且是市场重要程度较高区域,形成其专利优势,产生威胁,同样可以为企业在对方的专利优势市场区域赢得空间。尤其是一些新兴市场潜力巨大,但竞争对手在这些区域专利布局上不如一些传统市场那么完善,这就为企业建立高威胁度的专利组合提供了较大的空间。