涉及专利权的技术引进合同
1 涉外专利申请权／专利权实施许可合同
根据《技术进出口管理条例》的规定，技术进出口包括专利实施许可，这主要是指具有涉外因素的专利申请权／专利权实施许可合同。由于专利权的地域性，专利申请权／专利权实施许可合同的涉外因素主要是指许可方或被受许可方至少一方为外国人，包括在中国设立的外资企业。这种情形下的专利申请权／专利权实施许可合同，与不具有涉外因素的国内专利实施许可合同相比，在合同签订及其备案、履行、终止等方面没有实质差别，双方也无需根据《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》办理相关审批或登记手续。只是在专利合同纠纷诉讼上，适用有关涉外民事诉讼程序的相关规定。
【案例1】美国史坦富资本有限公司与被告聊城史坦富新型建材有限公司专利实施许可合同纠纷(2006)济民三初字第48号）
【当事人】原告美国史坦富资本有限公司(STANFORd (USA) CAPITAL，INC.)，住所地美国纽约州纽约市公园大道 300号17楼。
被告聊城史坦富新型建材有限公司。
【案情简介】2002年1月8日和2004年1月6日，原告分别与龙口塑胶新技术研究所和杨某某、杨某签订专利使用权转让合同，取得了涉案 12件专利的使用权及将上述专利许可其下属公司、合资公司使用的权利。
2005 年 5月8日，柯谷公司与原告签订《聊城史坦福新型建材有限公司合同》一份，约定：双方共同在山东省聊城市投资设立聊城史坦富公司，注册资本为人民币650万元，柯谷公司现金出资357.5万元，占55%股份；原告现金出资292.5万元，占45%股份（如以外币出资，按照缴款当日的中国国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币）；合资公司在领取营业执照后15天内双方将各自投入40%的现金注入合资公司账户，之后60天内投入剩余的60%现金；同意由合资公司出资购买原告所拥有的12件专利使用权，该使用权作价70万元，具体条款按双方签订的《专利使用权协议书》。
同日，柯谷公司（甲方）与原告（乙方）签订《专利使用权协议书》，约定：甲、乙双方一致同意合资公司出资 70万元购买 乙方所拥有的12件专利使用权及相关的技术服务，双方首期资金到位后10天内先付40万元，之后40天第二批资金到位后再付30万元，本协议作为合资公司合同的附件与合资合同具有同等的法律效力。
2005 年 6月13日，被告取得了批准号为商外资鲁府聊字(2005) 1068号的中华人民共和国外商投资企业批准证书，该证书载明被告注册资本为650万元，其中柯谷公司出资357.5万元，原告出资 292.5万元。同日，被告取得了企业法人营业执照，法定代表人为雷某某。
2005年7月5日，原告向被告聊城史坦富公司投入 99980美元；2005年7月18日，原告通过济南赐辰科技开发有限公司支付给被告300万元人民币，此后被告退回150万元人民币；2005年11月1日，原告向被告投入99940美元。上述两笔美元投入按缴款当日中国人民银行公布的外汇牌价折算成人民币后，原告共向被告出资3136400元人民币。2005年9月20日，柯谷公司向被告出资3581980元。2005年10月8日，被告开机投产，但至今未向原告支付专利使用费。
【法院判决】此案焦点是专利使用费的支付问题。法院查明，被告聊城史坦富公司由原告美国史坦富公司与柯谷公司两股东组成，两股东协议作出的由被告聊城史坦富公司出资购买原告专利使用权的意思表示，其约束力及于被告聊城史坦富公司。被告聊城史坦富公司理应按协议约定在两股东投资全部到位后向原告支付70万元的专利使用费。
2005 年 11月1日，两股东对被告聊城史坦富公司的投资已全部到位，而被告聊城史坦富公司一直未支付上述专利使用费。因此，原告要求其支付70万元的专利使用费符合法律规定，本院予以支持，原告要求被告聊城史坦富公司支付为此案支出的律师费、调查费，但未提供相应的证据，对该诉讼请求不予支持。一审判决如下：
一、被告聊城史坦富新型建材有限公司于本判决生效之日起 10日内交付原告美国史坦富资本有限公司70万元；
二、驳回原告美国史坦富资本有限公司其他诉讼请求。
如不服本判决，原告美国史坦富资本有限公司可在本判决送达之日起30日内，被告聊城史坦富新型建材有限公司可在本判决送达之日起 15日内，向本院递交上诉状和上诉状副本共 6份，并预交上诉案件受理费12010元，上诉于山东省高级人民法院。
【评析】案例1中，专利实施许可关系很清楚，主要是当事人具有涉外因素，此案许可方即专利权人为美国公司。在诉讼程序上，外方当事人适用涉外民事诉讼程序的规定，例如上诉期限的计算有差别，原告美国公司上诉期限为30日，而被告系中国法人，则上诉期限为15日。
2 涉及专利许可的混合技术引进合同
在国际技术转移的混合许可当中，一个技术引进项目往往包括多项技术，其中既有专有技术，也有专利技术。中方作为技术引进方，应注意两大问题：
1．引进前辨清专利真伪虚实
在技术引进谈判阶段，若外方在一揽子许可中列明专利技术，中方需要对该专利技术进行检索，查清：
该技术是否在中国国家专利局获得专利授权；
该专利权的法律状态，例如剩余存续年限、是否提前终止、是否被宣告无效等等；
该专利权的有效性，通过比较该技术在其他国家的同族专利授权情况，查看该中国专利的效力范围。
查清上述事实，有利于增加谈判筹码。例如，专利剩余存续年限如果短于技术引进合同的有效期，则专利期满终止后的期间，技术使用费应该降低。
【案例2】辨清专利真伪
美国斯丹高(Standco)公司向中国天津棉制品厂转让“刹车块布”技术时，提出要包括专利入门费在内的300万美元转让费。天津棉制品厂进行了专利文献检索调查，得知，该技术并未申请专利。最后，美国斯丹高公司不得不将转让费降至30万美元。
【案例3】辨清专利虚实
案例3 -1 1973 年，中国某公司与日本曹工程株式会社等 3家厂商签订了乙二醇生产合同，100万美元 买下22个专利使用权。事后查阅专利文献得知，签订合同时，已有7件专利过期，为失效专利；有2件差几个月过期；5件为无用的催化剂专利。该公司因此多支出费用64万美元。
案例3-2 英国皮尔金顿公司向中国某公司转让浮法玻璃生产技术时，要求支付2500万英镑的专利入门费。该中国公司进行了专利文献检索调查，查得该公司围绕此技术共申请了137件专利，其中已有51件失效。最后，英国皮尔金顿公司不得不把入门费降至52.5万英镑。
【评析】案例2外方的技术并没有在中国申请专利；案例3的两个实例中，虽然外方主张的确实为中国专利，但专利的质量存在严重问题，例如包括已失效专利、马上期满失效的专利等。因此，中方对一揽子许可中，外方主张的专利权必须认真清查，而不能贸然全盘接受；在此基础上，与外方据理商谈，力争合理的技术使用费价格。
2.技术引进合同中与专利许可相关的主要条款
(1)专利描述条款
技术引进合同中包括的专利，必须是技术供方拥有的、已由国家知识产权局授权的发明专利（或实用新型专利或外观设计专利），专利的基本信息包括专利号、申请日、发明创造名称、专利权人以及专利权的有效期限必须一一列明。
如果涉及多项专利技术，必须列明专利清单，并且附上中国专利证书。
(2)维持专利有效性条款
在技术引进合同有效期间，供方必须维持合同项下专利权的效力，包括按时缴纳专利年费、积极应对他人提起的专利无效宣告请求等。
由于技术引进合同还包括技术秘密，合同的有效期限可能会超过专利权的存续期限。针对一揽子许可的专利权先于合同期满前终止的情形，合同应当对此作出约定，相应调整技术使用费。
(3)权利不争条款
在国际技术转移合同中，往往包括一些限制性条款。与专利权相关的主要有权利不争条款，即技术供方要求受方接受专利技术许可后，在整个技术引进合同有效期内，不得质疑该专利的有效性，包括不得提出专利无效宣告请求。
我国《对外贸易法》禁止权利不争条款。同时，根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10 条的解释，权利不争条款属于“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形，应属无效条款。
(4)第三人侵权指控的处理
技术引进合同履行过程中，中方在技术实施过程中，或遇第三方侵权指控，因此必须在技术引进合同中明确约定由技术供方负责与第三方进行交涉，并承担由此产生的一切经济上和法律上的责任。这是技术供方的权利瑕疵担保责任。
实际上，不仅是包含专利权的技术引进合同需要强调技术供方承担第三方侵权指控的责任，对于仅包含专有技术的技术引进合同，也有可能遇第三方知识产权侵权指控。
【案例4】法国卡尔滕巴赫—蒂林有限公司（KALTENBACH— THURINGS.A)与法国格兰德—派罗斯有限公司(GRANDEPAROISSES. A)等专利侵权纠纷上诉案((2005)冀民三终字第22号）
【当事人】上诉人（原审被告）：法国卡尔滕巴赫—蒂林有限公司(KALTENBACH-THURING S.A)（以下简称“KT 公司”）；
被上诉人：（原审原告）：法国格兰德—派罗斯有限公司(GRANDEPAROISSE S.A)（以下简称“GP公司”）；
被上诉人（原审被告）：河北省沧州大化（集团）有限责任公司（以下简称“沧州大化”）。
【案情简介】 GP公司通过受让方式成为中国第86105683.3号“浓缩硝酸铵溶液制备的方法”发明专利的合法专利权人，该专利的申请日为1986年7月4日，该项发明专利的权利保护期限应为15 年， 自申请日起计算，保护期限应于2001年7月4日届满。
KT 公司作为供方（乙方）于1995 年 2月10日与沧州大化的代表中国国际信托投资贸易有限公司（甲方）签订了《年产5万吨多孔粒状硝铵装置合同》。该合同主要内容为：甲方同意购买乙方的特许、基础设计包、专有设备、特殊设备详图及装置的设计、工程、建设和开车过程提供有关工艺的协助，并按合同规定的期限和条件向乙方支付相应的报酬，并对价格、支付条款和条件、资料和设备的交付、技术文件的修改和改进、侵权和保密等条款有明确约定，其中在侵权保密条款中约定：乙方保证其是合同的合法所有者，并且其转让给甲方的专有设备的合法性。如果发生侵犯第三方权利的指控，乙方应有义务与第三方进行交涉并承担由 此引起的法律责任和经济责任等。沧州大化向法院提交了《中华人民共和国对外经济贸易部技术引进合同批准书》、编号为95 RM MY/MDOID《合同》及13份合同附件、工艺流程图、操作手册、管式反应器技术说明这些证据证明上述事实。
KT 公司已按合同约定将年产5万吨多孔粒状硝铵装置技术提供给沧州大化。GP 公司认为KT 公司提供给沧州大化的该项技术侵犯了其专利权。
【法院判决】一审法院认为：
1．GP公司通过受让方式合法成为中国专利第86105683.3号“浓缩硝酸铵溶液制备的方法”的专利权人。KT 公司和沧州大化认为GP 公司不是中国专利第86105683.3号发明专利的权利，无权提出侵权诉讼之理由，已被中华人民共和国国家知识产权局1999年 5月26日总第689号《发明专利公报》及该局2000 年 7月29日出具的“对2000 年 7月10日专利登记簿副本的更正证明”所否定，因此，GP 公司在第86105683.3号中国专利的专利权利延续期间，有权因他人侵犯该项专利权提起诉讼，应为适格的原告。
2．从沧州大化提交的《中华人民共和国对外经济贸易部技术引进合同批准书》、编号为95RM MY/I- MDOID《合同》及13份合同附件看，KT 公司是作为合同供方向沧州大化提供了年产5万吨多孔粒状硝铵装置，技术文件提供、技术培训等均 由KT 公司负责，其又是合同支付款项的接收人；且在《合同》第9.2 项 申明确约定“乙方（第一被告）保证其是合同的合法所有者，并且其转让给甲方的专有设备蜘合法性。如果发生侵犯第三方权利的指控，乙方应有义务与第三方进行交涉并承担由 此引起的法律责任和经济责任”，据此，GP 公司将KT公司作为此案被告没有错误。
3.经技术鉴定，KT 公司构成专利权侵权。因此，对GP 公司请求确认KT 公司向沧州大化许可使用的“以管式反应器制造浓硝酸铵溶液”的技术侵犯了其第86105683.3号发明专利权及请求赔偿的诉讼请求，一审法院予以支持，但对GP 公司的索赔额不全额支持；专利权为一种财产权，在该案中，KT 公司和沧州大化之行为仅对GP 公司经营市场造成了冲击，使其市场份额相应减小，经济收益相应减少，KT公司侵犯的仅是GP 公司的财产权，不涉及侵犯其无形的人身权之行为及事实理由，不适用赔礼道歉；对GP公司请求判令KT 公司向GP 公司书面赔礼道歉之诉讼请求本院不予支持。
一审判决：
1．第一被告KT 公司提供给第二被告沧州大化的“以管式反应器 制造浓硝酸铵溶液”的技术侵犯了原告GP公司中国专利第86105683.3号发明专利权；
2.第一被告 KT 公司赔偿原告GP公司经济损失人民币50万元；自本判决生效后30日内一次性支付给原告；
3.驳回原告GP 公司的其他诉讼请求。
KT 公司不服一审判决，提起上诉。上诉主要围绕KT公司提供给沧州大化的“以管式反应器制造浓硝酸铵溶液”的技术未落入GP 公司中国专利第86105683.3号发明专利权的权利要求范围而展开。最终，二审法院认定，KT公司许可沧州大化的技术并未侵犯GP 公司的“浓缩硝酸铵溶液的制备的方法”的发明专利权。因此二审改判如下：1.撤销中华人民共和国河北省石家庄市中级人民法院(1999)石知初字第162号民事判决；2.驳回GP公司的诉讼请求。
【评析】案例4中，中方与外方签订技术引进合同，该合同本身没有涉及专利技术。但是，在合同履行过程中遭到第三方专利侵权指控。从另外一个角度看此案，中方引进技术肘，应全面了解该技术内容，如果发现同时有专利技术存在，专利权人亦为技术供方，则应一并寻求许可；如果专利权人为第三方，则可就此与技术供方协商，寻求回避技术方案，并可通过谈判降低技术使用费。
